法製 | 商標侵權行政處（chù）罰要（yào）遵循過罰相當原則

原審原告鼎盛公（gōng）司係一家（jiā）專業從事生產、加工(焙)烘烤製品並銷售公司自產產品等（děng）的外商獨資企業。其分別於2003年1月（yuè）、2006年9月（yuè）、2008年10月及2010年2月注冊取得第3003766號、第4155628號“艾維爾I Will”文字及圖（tú）商標、第5063450號“愛維爾”文字商標以及第6289718號“愛維爾I will”文字及圖商標，核定使用商品（pǐn）均為第30類“蛋（dàn）糕、麵包、月餅等”。

2009年6月23日，原審原告鼎（dǐng）盛公司與浙江健利包裝（zhuāng）有限公司簽（qiān）訂訂購合（hé）同，約定由浙江健利（lì）包裝有限公司為鼎盛公司製作涉案標有標識(以下稱為“I will愛維爾”與（yǔ）“樂活LOHAS”連用標識)的禮（lǐ）盒（hé）、手拎袋、單粒包等包裝產品。2009年8月，鼎盛公司開始生產月餅，並將其當年度所生產的月餅劃分為（wéi）“秋爽”、“美滿（mǎn）”、“星月”、“和諧”以及涉案的“樂活”等總計23個類別，同時製作相應的廣告宣傳目錄冊。2009年9月初，鼎盛公（gōng）司將上（shàng）述月餅投放市場，主要（yào）通過鼎盛公司（sī）在蘇州大市範圍內的63家愛維爾直營店、加盟店銷售（shòu）、直接向公司（sī）訂貨及臨時聘（pìn）請外（wài）來人員以銷售禮品券的方式進行（háng）銷售。鼎盛公司在（zài）涉案“樂活”款（kuǎn）月餅的手拎袋、內襯及月餅單粒包裝盒外側（cè）左下角顯著位置均標注“I will愛維爾”與“樂活LOHAS”連用標識（shí），手拎袋兩側同時標注有生產商鼎盛（shèng）公司名稱、電話、廠址等信息。

第三人東華公司經國（guó）家商標（biāo）局核準（zhǔn）於 2009年7月14日取得第5345911號（hào）(以下簡（jiǎn）稱“樂活LOHAS”)注冊商標，核定使用商品為第30類“糕點；方便米飯；麥片；冰淇淋”，目前尚未在（zài）產品上使用該商標。 2009年9月8日（rì），被告蘇州工商局接到舉報稱原審原告（gào）鼎盛公司生產銷售的“樂活 LOHAS”等月餅有商標侵權嫌疑，故展開相（xiàng）應（yīng）調查。查明鼎盛公司在當年生產銷售的（de） 23款月餅中有一款月餅使用“樂活 LOHAS”商標，根據當事人的銷售記錄，截至（zhì）2009年9月20日止，“樂活LOHAS”月餅已銷（xiāo）售10200盒，標價119元／盒，計貨值為1213 800元。蘇州工商（shāng）局於2010年3月4日（rì）及（jí）2010年4月12日兩次就（jiù）該行政處罰（fá）一案舉行聽（tīng）證。2010年6月11日，蘇州（zhōu）工商局作（zuò）出蘇工商案字(2010)第（dì）00053號行（háng）政處罰決定，認定鼎盛公司的行為屬於《商標法》第五十二（èr）條第(一)項所規定的侵犯注冊商標專用權的行為，依據《商標法》第五十三條以及《商標法實施條例（lì）》第五十二條的規定，對鼎盛公司（sī）作（zuò）出了責（zé）令停止侵權行為並罰（fá）款人民幣50萬元的行政處罰決定。該具體行政行為作出（chū）後，鼎盛公司不服並於2010年6月29日向蘇州市人（rén）民政府申請行政複議。蘇州市人民政府經審理後認為，蘇（sū）州工商局的處罰決定認定事實清楚，證據確鑿，程序（xù）合法，內容適當，於2010年8月27日作出[2010]蘇行複第148號行政複議決（jué）定書，決定維持蘇州工商局作出的蘇工商案字(2010)第00053號工商處（chù）罰決（jué）定。鼎盛公司對此仍不服，遂向法院提起行（háng）政訴訟。

本案中，侵權人先於注冊（cè）商標持有人使用該商標，主觀上不存在攀附注（zhù）冊商標（biāo）聲譽的惡意；於侵權認定方（fāng）麵，權（quán）利人注冊（cè）商標並未實際使用（yòng）不（bú）存（cún）在市（shì）場知（zhī）名度（dù），相關公眾尚未產生（shēng）實際混淆；於行政處（chù）罰方麵，侵權時間較短，未對權利人產生實質上的損害。二審法院在判決時，充分考慮本案的（de）特殊性，筆者認為其判決結果比較合理。

一、存在混淆可能性（xìng）即可認定商標侵權

我國2001年舊《商標法》第五十二條第(一)項規定，未經商標注冊人的許可，在同一種商品（pǐn）或者類似商（shāng）品上使用與其注冊商標相同或近似的商標，屬於侵犯注冊商標專用權的行為。2013年新《商標法》將原五十二條第一款拆分（fèn）為兩項（xiàng），增（zēng）加了“容易導致混淆（xiáo）”的表述，但仍然未明確使用“產生混淆可能性”的表達。商標的主要功能在於區分商品、服務的提（tí）供者，在相同或類似的商品、服務上（shàng）使用相同或（huò）近（jìn）似的商標，容易使相關公眾對商品和服務的提供（gòng）者產生誤認，從而削弱了商品與（yǔ）商標、商標與（yǔ）提（tí）供者的聯係。混淆理論的基礎則是為了保護這種聯（lián）係不被切斷，其（qí）以（yǐ）產生混淆可（kě）能性來作為這種特定聯係是否受到削弱的標（biāo）準。商品類別是否類似，商標是否（fǒu）近似是判（pàn）斷是否產生混淆的因素之一；市場上（shàng）實際產生了混淆，是（shì）存在混淆可（kě）能性（xìng）的（de）表現之一。因此，判斷是否侵犯商標專用權，要（yào）判斷是否產生（shēng）混淆可能性，而非要求這種可能（néng）性已經（jīng）實際發生。

二、產生混淆可能性的使用行（háng）為須為商標（biāo）性使用

《商標法》保護（hù）權利人的商標專用權，其實質是保護積累其上的商譽，從而保護該商譽帶給權利人的（de）經濟利益。如（rú）果他人以能夠產生混淆的方式使（shǐ）用權利人的商標，但是（shì）其（qí）使用方式為非商標性使用，則不會對權利人的經濟利益產生不利影響。因此，要判斷是否存在混淆可能性，先要判（pàn）斷被訴（sù）侵權人的使用方式是否是商標性使用。

何為商標性使用，在學界一直存在爭議，2013年新修訂的《商標（biāo）法》規定，商標的使用，是指（zhǐ）將商標用於商品、商品包裝或者（zhě）容器以及商品交易文書上，或者將商標用於（yú）廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用於識別商品來源的行為。根（gēn）據法（fǎ）條規（guī）定可見，產生“識（shí）別商品來源”的作用（yòng），是判斷是否是商標性（xìng）使（shǐ）用的關鍵。

具體到本案中，鼎盛公（gōng）司在其在月餅包裝上將Iwill愛維爾”與“樂活LOHAS”連用，並且並未突出使用自己的“愛維爾”係列注冊（cè）商標，反而（ér）將“樂（lè）活LOHAS”標識做了突出（chū）處理。因此，江蘇省高院認為“從涉案“I　will愛（ài）維爾”與“樂活（huó）LOHAS”連用標識的實際使用情況來看，無法看出“樂活LOHAS”的（de）使用方式屬於其注冊商標或“I will愛維爾”商標項下的（de）一種款式名稱，“樂活LOHAS”與“I will愛維爾”連用後作為一個整（zhěng）體標識，起（qǐ）到（dào）區別商（shāng）品來源的功能，屬於商標（biāo）性使用。”

三、行政處罰需遵循過罰相當原則

我國《行政處罰法》第四（sì）條規定，行政處罰遵循公正（zhèng）、公開的原則。設定和實施行政處罰必須以事實為依據（jù），與（yǔ）違法（fǎ）行為的事實（shí）、性質、情節以及社會危害程度相當（dāng）。對違法行為給（gěi）予行政處罰的規定必須（xū）公布；未經公布（bù）的，不得作為行政（zhèng）處罰的依據。因此，如（rú）果行（háng）政處罰決定違反其（qí）中第二款規定的過罰相當原則，則該行政處罰顯失公正。

本案中，被訴（sù）侵權人的使用行為構成商（shāng）標侵權行為無疑，其特殊性在於，注冊商標持有人並未實際使用其注冊商標，反而侵權人在相關領（lǐng）域具有（yǒu）一定的影響力。法院在認定侵權時，並未受商標（biāo）權（quán）人未實際使用從而未產生實（shí）際混淆這一事實（shí）的影響，正確運用混淆理論認定（dìng）已經被訴侵權人（rén）的行為性質；在判斷該行政處罰是否與侵權行為相適應時，法院也根據侵（qīn）權人的主觀惡（è）意、實（shí）際產生的損害（hài）、權利人的（de）市場（chǎng）知名度等方麵（miàn），綜合判斷該處罰決定是否違背過罰相當原則。

江蘇省高院認為，“在‘樂活LOHAS’注冊商標核準（zhǔn）之（zhī）前，上（shàng）訴人鼎盛公司就進行了相應的包裝設計並委托生產，鼎（dǐng）盛公司不存在攀附被上訴人東華公司（sī）注冊商標（biāo）聲譽的主觀惡意。”；“鼎盛公司的侵權時間非（fēi）常短暫，且涉案注冊商標尚未實際使用，故鼎盛公司的侵權行（háng）為對商標權人東華公（gōng）司並（bìng）未造成實際損害後（hòu）果。”；“從“I will愛維爾”與‘樂活（huó）LOHAS’連用的標（biāo）識使用情況（kuàng）來看，上訴人鼎（dǐng）盛公司僅是在2009年中秋月餅的促銷活動中使用該標識（shí），且作為該年度（dù）中秋23款係列月餅中的（de）一（yī）款，鼎盛公司並未（wèi）對使用該標識的月餅進行專門、廣泛、大量的（de）宣傳，其對商品的銷售模式（shì）也僅限於其專賣（mài）店銷售或直接推銷。加之‘樂活LOHAS’注冊商標因未使用不存在市（shì）場（chǎng）知名度，尚未造成市場中相關公眾實際的混淆和誤認，故其侵權行為和情節顯著輕微。”

綜上可見，注冊商標的實際使用情況，對於判斷行政處罰是否適應侵（qīn）權行為，是需要重點考察的因素之一。